歐洲申請案的優先權主張問題

本案涉及主張國際優先權時，首次申請案的申請人與後續案申請人不同時，優先權主張是否會成功的問題。這問題連帶與產學合作案的專利申請權移轉相關，值得大家參考。

(判決文原文) Accord Healthcare Ltd v Research Corporation Technologies, Inc [2017] EWHC 2711 (Pat) (07 November 2017)

Birss J in Accord v Research Corporation Technologies attempts to cut the red tape on the right to claim priority (IPKat, November 17, 2017)

關於「美國專利侵權分析實務」課程

首先請讓我再打一下廣告：11月17日星期五的「美國專利侵權分析實務」課程，目前已有七人報名，還有三個名額喔！請大家多多支持，幫忙分享轉發，感激不盡！

好了，以下進入正題：我向大家報告，為什麼我開這個課程，對各位有什麼好處。

(這篇文章其實是篇練習，本身就是用我們課程裡介紹的Effective Composition作文方法寫的。若大家忙，每段讀第一句就好。)

目前關於美國專利法的體系架構，已有很多課程可供選擇。各大學科法所的學分班都有開課 (比如交大科法所的進階選修課程就很不錯)，TIPA也長期開設各種很好的課程，還提供能力認證考試。這些課程很多都已開辦多年，講師很有經驗，內容也都很不錯，很值得在校學生選修，或是專利工程師們在職進修。

不過學會專利法，有時跟具備工作技能會有落差。比如說，我自己是台大機械研究所畢業的，而且還是冷凍空調技師，學了一堆包括熱力學、流體力學、電工學等等的體系知識。但是，我不會修冷凍空調系統。我缺乏運用我的知識，去解決問題的能力。如果類比到專利領域，就是學完整部專利法，但不會寫美國專利說明書、不會寫答辯稿、不會寫美國專利侵權或有效性分析意見。

因此我開了「從技能出發」的課程，第一堂課就是美國專利侵權分析實務。我從侵權分析這個技能出發，反過來整理這個技能相關的跨領域知識，諸如寫作方法、法律思考架構等等，然後準備一個精簡的入門組合。這個技能需要結合有效溝通的作文能力、法律問題的思考能力、以及美國專利法的侵權分析能力。我們把這三個能力的最基礎概念，一次整理給您。

我們的目的，是讓您具備「撰寫一份完整的分析意見」這個工作技能，不會兩頁都寫不完。撰寫意見這個技能，在很多時候很重要，比如專利權人在起訴前的訴前查核、廠商收到美國專利權人的警告函要做風險評估、或是買賣專利時要判斷專利價值等等。很多專利工程師撰寫意見，兩頁A4都寫不完。來參加我們的課程，往後這種狀況不會再發生。

撰寫完整的分析意見能有效降低風險。比起簡單的一兩句結論式的陳述，或是一個簡單表格，一份完整的分析文件絕對會好很多。比如說，日後在美國法院訴訟的時候，如果能給法官看，先前我們曾經準備過一份內部文件，其內容是完整的初步分析意見，而非只是一兩句話，對於降低公司成立惡意侵權，絕對有幫助。又比如說，一份好的分析文件，能讓公司精準拿捏風險，這對於授權金的談判，或者決定是否起訴、是否購買專利等等，至為關鍵。

撰寫完整的分析意見也能有效降低溝通成本。分析意見不只有結論，還有分析的思考過程，這讓分析意見成為一個好的溝通載具。比如說，在工作交接的時候，如果前手曾經留下過完整的分析意見，除接手的人憑文件就能上手之外，對公司來講，人員流動的交接成本可以大幅降低。又比如美國專利爭議的風險，若高到需要花錢請律師處理，那麼好的溝通載具，可以大幅降低跟律師溝通的成本。有些時候，甚至內部的分析意見，會直接變成法院文件的一部分。

具備撰寫完整分析意見的能力，讓您有競爭力。對公司而言，訓練一個具備分析意見撰寫能力的員工，可以降低公司處理專利爭議的風險與成本。對事務所而言，具備分析意見撰寫能力可以提供客戶更多更好的服務。對專利人員自己而言，具備分析意見撰寫能力可以提升自己的價值，讓您不管走到哪裡，甚至是自己當freelancer，都可以維持經濟獨立，並提供專業的服務。

我們堅持小班制，而且講師很會講！唯有小班制，可以讓講師跟學員之間有充分的對話，也可以讓大家有充分的時間練習。因此就算我們的場地可以容納30人 (場地費最少是以30人計算)，我們堅持只收10人。至少大家可以坐寬一點，比較舒服。至於講師會不會講......哈哈，我自己是很有信心的喔。

最後，我們提供的不只是課程。這次的課程只是一個入門的起點而已。關於專利人才的培訓，我們準備了專業技能的皇輿全覽圖，以及相關知識的完整入門體系。我們的目標，是讓專利人員不管在哪裡，都能購因應法規與實務的變動，持續地充實自己，具備最新的有用知識與技能。這對專利人員日後的職場生涯發展、以及日後的再進修 (比如去美國念法學院等等)，相信都有幫助。

好了，您還等甚麼呢？您想要取得技能嗎？您想要提升自己的價值跟競爭力嗎？快來加入我們吧！

[課程] 美國專利侵權分析實務

課程與報名網頁 (Accupass) (11/8星期三開始接受報名)

在美國聯邦最高法院2016年做出Halo案的判決之後，專業的美國專利侵權分析能力，對降低公司的專利風險至為重要。專利部門若能夠準備初步的侵權分析意見，日後在跟美國專利律師溝通時，可以更有效率，減少更多律師費的支出。

為此我們從實戰出發，設計了六小時的精簡入門課程。不論是公司或事務所老闆想投資員工，或是專利工程師想要投資自己，這門課程絕對是關於美國專利侵權分析既實用、有效率、CV值又高的入門課程喔。

這個一整天的課程內容，包括英文法律寫作的基本概念介紹、美國專利侵權分析的案例討論、以及美國專利的侵權分析備忘錄實作練習。我們堅持全程採小班制教學，大量實例演練，讓參與者能夠充分的討論，以最短的時間獲得最多的成效。

日後我們會針對最新的美國法院判決，開設各類講座或課程，讓參與者能持續學習，用最低的成本保持最有競爭力的分析能力。課程內容會整理在雲端，方便大家在準備分析意見時，可以隨時存取使用。

誠摯地邀請您來加入我們！

手段附加功能用語由於未滿足書面描述要件 (Written Description Requirement) 而無法主張優先權

Uniloc USA, Inc. v. SEGA Of America, Inc. (Fed. Cir., October 23, 2017)

US 5,490,216 ("216專利")

Means-Plus-Function: Lack of disclosed structure also fails written description (and nullifies priority claim) (PatentlyO, Octover 24, 2017)

Sega、Ubisoft 與其他軟體公司在美國專利商標局聲請多方複審 (Inter-partes Review) 程序，主張Uniloc的216專利無效。經過審理之後，美國專利商標局的專利審理與上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board，"PTAB") 認為216專利因缺乏新穎性無效。Uniloc不服，上訴到聯邦巡迴上訴法院。上訴法院確認了PTAB的決定。

[更新] Fairsky's Casebook For Beginners 加入"Other Defenses"

剛剛更新了Fairsky's Casebook For Beginners 的 "其他防禦方法 (Other Defenses)"，包括專利耗盡、默示授權、不正行為、專利濫用、權利怠惰與衡平禁反言。每個主題都提供了簡單的中文說明，整理了重要相關判決，以及選出一件關鍵案件，希望對初學者有幫助。以下是重點條目供參。若有任何問題或建議，請隨時不吝指教喔。謝謝。

CAFC en banc：多方複審程序中修改請求項，改由請求人證明其不具可專利性：Aqua Prod. v. Matal (Fed. Cir., October 4, 2017) (en banc)

10月4日美國聯邦巡迴上訴法院以全院庭審判決，針對 "在多方複審程序中修改的請求項，究竟是誰就其有效與否負舉證責任" 此一問題做出見解，推翻了之前 "應由專利權人舉證證明修改的請求項有效" 的見解，改為 "應由無效程序的請求人舉證證明修改的請求項無效"。

此一見解關係重大，而且是個值得上訴到聯邦最高法院的議題。光看法官們吵成一團，就知道這議題有多複雜了吧。


判決文：AQUA PRODUCTS, INC. v. MATAL (Fed. Cir., October 4, 2017) (en banc)

專利師公會講座：企業跨國專利爭議管理 (新竹場)

承蒙專利師公會企業智權管理實務委員會的邀請，有機會至竹科跟大家就 "企業跨國專利爭議管理" 與大家交流。這個講座是免費的，非專利師也能參加，有興趣者請到這邊報名喔。

2017年企業智權管理實務座談會-新竹場

時間：2017/09/27 14:00~16:00
地點：科技部新竹科學工業園區管理局探索館簡報室(新竹市新安路2-2號(活動中心B館))
主辦單位：中華民國專利師公會 企業智權管理實務委員會
講題：企業跨國專利爭議管理
主講人：劉致宏 顧問
進修時數：2小時
費用：免費

講題大綱：
1. 專利攻擊防禦方法
2. 律師管理
3. 成本效益管理
4. 供應鏈管理
5. 擬定整體策略
6. 其他重要的事

座談會安排：
13:30-14:00 與會來賓報到
14:00-14:05 副理事長致詞 (本公會 林發立副理事長)
14:05-14:10 主持人致詞 (本公會 企業智權管理實務委員會 歐師維主委)
14:10-15:40 專題演講 (晴天智權工作室 劉致宏顧問)
15:40-16:00 交流時間 (講師、主持人及專利師公會代表)

Memo re: Obviousness

顯而易見性的判斷，無論是專利申請時，或是做專利無效分析時，都是一個困難的問題。以下整理一些實務上可能會常用到的，關於顯而易見性的基本概念的判決。若有其他問題，歡迎來問，我再擴充內容，方便大家日後參考。


Governing Law

35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter
35 U.S.C. 103 (Pre‑AIA): Conditions for patentability; non-obvious subject matter

Qisda的專利被用來起訴Acer

Deshodax LLC, 一家今年一月在德州設立的公司，今年二月從Qisda受讓了US 7307398，然後四月在東德州地院起訴七家公司專利侵權，包括台灣公司Acer的美國分公司，侵權產品是Acer Liquid Zest Plus (Claim Chart在這，有興趣者可參考)。

億光輸了訴訟，但大有可為：Nichia v. Everlight (Fed. Cir., April 28, 2017)

美國聯邦巡迴上訴法院在今年4月28日就日亞訴億光專利侵權一案作出判決，維持了德州地院之前做出的所有決定，包括日亞專利有效、億光產品侵權、以及不應發出永久禁制令。其中比較值得注意的，是不應發出永久禁制令。從法院關於這部分的論述，可以看出億光其實大有可為。

[非常重要] 美國聯邦最高法院放寬專利耗盡原則的適用：Impression Products, Inc. v. Lexmark Int’l, Inc. (May 30, 2017)

針對專利耗盡的適用，美國聯邦最高法院於日前做出重要判決，改變了之前下級法院的見解。關於本案的事實，請參考之前的文章。(那篇文章只要看前面的事實就好。後面的法院見解不用看，現在已經整個變了。)

以下直接整理這次判決文的重點，以及幾個值得注意的事項。


相關連結


最高法院判決文：Impression Products, Inc. v. Lexmark Int’l, Inc. (US Supreme Court, May 30, 2017)
Impression v. Lexmark: Patent Rights Exhausted by Sale, Domestic or Abroad (PatentlyO, May 30, 2017)
Patent Exhaustion at the Supreme Court: Industry Reaction to Impression Products v. Lexmark (ipwatchdog.com, May 30, 2017)
之前相關文章：CAFC關於專利耗盡的全院庭審判決：Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc. (Fed. Cir., February 12, 2016) (en banc) (Fairsky Patent Memo, February 15, 2016)


判決文重點

美國聯邦最高法院限制專利訴訟審判地：TC Heartland LLC v. Kraft Foods Brands LLC (US Supreme Court, May 22, 2017)

[重要] 美國聯邦最高法院對於專利訴訟的審判地問題，全員一致做出重要見解，改變了下級法院自1990年以來對於 "reside" 這個字的寬鬆解釋，限制了往後專利權人起訴的法院選擇。

TC HEARTLAND LLC v. KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC (US Supreme Court, May 22, 2017)

Supreme Court Limits Where Patent Lawsuits Can Be Filed (Wall Street Journal, May 22, 2017)

Supreme Court Ruling Could Hinder ‘Patent Trolls’ (New York Times, May 22, 2017)

Supreme Court Reins-In Patent Venue (PatentlyO, May 22, 2017)

CAFC判決整理 (20170301-20170315)

SMARTFLASH LLC v. APPLE INC. (Fed. Cir., March 1, 2017)

聯邦巡迴上訴法院認為原告的專利 (共三個專利，代表請求項是US 7,334,720的請求項13) 因不適格而無效，推翻了下級法院的判決。

這個案子法院整理了Alice兩部測試法的判斷方法，值得看一下：

CAFC判決整理 (20170216-20170228)

METALCRAFT OF MAYVILLE, INC. v. THE TORO COMPANY (February 16, 2017)

原告針對被告的產品聲請暫時禁制令，法院准了，上訴法院維持了地院的裁定。這中間有一點值得一提。

法院審酌暫時禁制令的四個要件中，有一個是原告的勝訴可能性 (likelihood of success)。判斷勝訴可能性時，必須判斷被告主張原告專利無效的成功可能性。本案被告在地院主張原告的專利因顯而易見而無效，但地院法官說，除了指出請求項的要件在前案中是否出現之外，被告還應該說明為什麼熟悉該項技術者可以將前案結合：

Juicero在北加州提起專利侵權訴訟

Juicero的起訴狀 (April 6, 2017)

US 9,493,298

Juice wars: Juicero has sued another juicer maker for patent infringement (Ars Technica, April 22, 2017)

根本無用途！Juicero 榨汁機宣佈願意向所有 Backer 全額退款 (UnwireHK, April 21, 2017)

Juicero這家最近身陷風暴之中的公司，其實風暴之前，就已經在北加州地院對其競爭對手iTaste的產品 "Juisir" 提起了專利訴訟。這個案子有幾個值得注意之處。

[免費研討會] 工業標準專利授權：最新實務發展與管理要點

研討會報名網址

JOHN P. SCHNURER 

YUN (LOUISE) LU

GAVIN LIU

工業標準專利 (Standard-Essential Patent, SEP) 的授權，一直是一個持續發展中，且具有挑戰性的議題。這次有幸與Perkins Coie的專利律師團隊John Schnurer 和 Louise Lu一起，針對此一議題整理了SEP授權的背景、最新實務的進展、以及相關的管理重點 (如授權金的計算與談判的技巧)，包括最新的FTC v. Qualcomm案的內容解析等等，完整地分享予大家。若您是公司內部負責處理SEP授權者，這次研討會您絕不可錯過喔。

時間：2017年4月25日 下午14:00~17:00

地點：台北國際會議中心 201F會議室 (台北市信義路5段1號2樓 Tel: 2725-5200)

費用：免費

講者：JOHN P. SCHNURER (Taipei Office Co-Managing Partner), YUN (LOUISE) LU (Counsel with Perkins Coie’s Patent Practice), GAVIN LIU (禾榮知識產權顧問)

內容：

13:30 - 14:00 報到
14:00 - 14:30  Background of SEP Licensing,
14:30 - 14:50  Recent Development of SEP Licensing (1)
14:50 - 15:00  Coffee break, free talk
15:00 - 15:50  Recent Development of SEP Licensing (2)
15:50 - 16:00  Coffee break, free talk
16:00 - 16:50  SEP License Management In View Of Recent Development
16:50 – Farewell

報名：請點這邊報名 

CAFC判決整理 (20170201-20170215)

3FORM, INC. v. LUMICOR, INC. (Fed. Cir., February 2, 2017)

地方法院認為原告的發明專利與設計專利都因缺乏新穎性而無效。聯邦巡迴上訴法院認為地方法院關於請求項的解釋錯誤。只不過就算解釋正確，發明專利與設計專利仍然無效。

美國聯邦最高法院：專利訴訟中，權利懈怠不能阻卻損害賠償

SCA Hygiene Prods. V. First Quality Baby Prods. (Supreme Court. March 21, 2017)

Doctrine of Laches Cannot Bar Legal Damages Claims in Patent Cases (PatentlyO, March 21, 2017)

之前聯邦巡迴法院全院庭審的相關文章 (Fairsky Patent Memo, September 22, 2015)


美國聯邦最高法院在3月21日，正式推翻了下級法院長久以來關於權利懈怠 (Laches) 的見解。往後在美國專利訴訟中，權利懈怠不再能夠阻卻損害賠償了。關於這個案件，相關的背景事實與聯邦巡迴上訴法院先前全院庭審的判決整理，請參考這邊。

關於中國專利審查指南4月1日施行的修改-- 商業模式與軟體專利

国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定 (中國國家知識產權局，2017年2月28日)

《专利审查指南》修改对照表

《专利审查指南》修改解读(上)


中國專利審查指南的最新修改，依國家知識產權局令第74號，於4月1日起正式施行。以下整理兩個重點 -- 關於商業模式與軟體專利的修改。

CAFC判決整理 (2017/1/15~2017/1/31)

WI-LAN USA, INC. v. ERICSSON, INC. (Fed. Cir., January 17, 2017)

除了新穎性的判斷，以及不侵權認定的問題 (這兩點地院的簡易判決都被聯邦巡迴上訴法院撤銷) 之外，本案有個專利授權的問題值得注意。

Ericsson之前曾經跟Wi-Lan簽署過Patent and Conflict Resolution Agreement (“PCRA”) 。其中的Most Favored Licensee Provision (“MFL Provision”) 約定，就Wi-Lan擁有或控制的專利，若在合約中沒有提到，則Ericsson亦獲授權，且享有最優惠被授權人待遇：

CAFC判決整理 (2017/1/1~2017/1/15)

IN RE: ETHICON, INC. (Fed. Cir., January 3, 2017)

Ethicon的美國專利第7,591,844號在美國專利商標局的多方重審程序 (inter partes reexamination) 中因顯而易見而無效。聯邦巡迴上訴法院維持美國專利商標局的決定。

本案專利跟植入式血管擴張氣球技術有關，醫材廠商的專利法務人員可參考。

Life Tech. v. Promega：從美國出口元件的專利侵權風險降低

Life Technologies Corp. v. Promega Corp. (US Supreme Court, February 22, 2017)

Case Proceedings (SCOTUSBlog)

"The Tautz patent": RE 37,984 (Google Patent) (重點是claim 42)

35 U.S. Code § 271 - Infringement of patent (LII)

Life Tech v. Promega: Supreme Court Limits Contributory Liability for Exports (PatentlyO, February 22, 2017)

Supreme Court Restricts the Extraterritorial Reach of U.S. Patent Law for Exported Goods (Morrison Foerster, February 22, 2017)


美國聯邦最高法院在2017年2月22日就Life Technologies Corp. v. Promega Corp.案作出了判決。判決結果很簡單：美國專利法第271(f)(1)條中的 "substantial portion" 一詞採量化解釋 (quantitative approach)，單一元件不會是多元件請求項的substantial portion。

這個案子結論簡單，但中間有些重點，值得大家注意。

北加州地院修改Patent Local Rules，要求當事人提早揭露與損害賠償計算有關的文件

NDCA Patent Local Rules

北加州地方法院於2017年1月17日修改了Patent Local Rule，規定了與損害賠償的計算相關的資訊揭露規定。以下整理部分重點供參。

CAFC判決整理 (12/16-12/31)

RUDOLPH TECHNOLOGIES, INC. v. CAMTEK, LTD. (Fed. Cir., December 22, 2016)

本案的重點又是顯而易見性的判斷。美國專利商標局在多方重審 (inter partes reexamination) 程序中，認為US 7,729,528挑戰的請求項全部因顯而易見而無效。聯邦巡迴上訴法院部分確認，部分撤回。針對其中的請求項9的顯而易見性，Reyna法官還寫了不同意見書。

也許該找一天整理一下關於進步性的觀念給大家參考。

CAFC判決整理 (2016/12/1 ~ 2016/12/15)

DAKO DENMARK A/S v. LEICA BIOSYSTEMS MELBOURNE (Fed. Cir., December 2, 2016)

上訴法院確認了PTAB認為Dako的專利因顯而易見而無效的決定。本案中專利權人不爭執兩篇前案已經揭露了請求項的所有要件，而是主張即使如此，前案也不會讓系爭專利無效。通常這也是實務上，不論是核駁答辯或是無效程序中，最難處理的部分。有興趣者可以看一下本案中上訴法院的法官相關的論述。

FTC起訴高通不當壟斷手機關鍵晶片

FTC Charges Qualcomm With Monopolizing Key Semiconductor Device Used in Cell Phones (FTC.gov, January 17, 2017)

FTC Complaint v. Qualcomm (redacted) (FTC.gov. January 17, 2017)


美國聯邦貿易委員會於2017年1月17日在北加州聯邦地院起訴高通，認為其違反聯邦貿易委員會法 (Federal Trade Commission Act) 第5條。以下快速整理一些重點。

所以到目前為止，中國日本韓國美國歐盟的反壟斷機構，通通都對高通的專利授權與商業行為有所行動了。台灣的公平交易委員會你在哪裡？

CAFC判決整理 (11/16~11/30)

TRANXITION, INC. v. LENOVO (UNITED STATES) INC. (Fed. Cir., November 16, 2016)

原告的US 6,728,877以及US 7,346,766的所有請求項都因不適格而無效，原因是請求項指向了 "手動轉移 (migration) 電腦設定" 這個抽象概念，又沒有其他可以讓其適格的限制條件。

判決文很短，只有九頁，是這半年來最短的，與適格性相關的判決文中最短的了。

RPX最新專利訴訟資料統計

RPX Data Update: Patent Litigation Volatility Persists As Strategies Shift (RPXCorp.com, January 3, 2017)


RPX在本周公布了最新的美國專利訴訟統計資料。其中有幾個跟非實施實體 (Non-practicing Entity，NPE) 相關的趨勢值得注意。

整體來說，這些資料傳達了以下訊息：如果你沒有專利訴訟經驗，想去美國做軟體或電子商務，那麼請注意專利風險。然後，這個趨勢往後可能會從美國傳到中國，畢竟中國很可能成為下一個NPE的主戰場。因此在中國的軟體廠商與電商，也請務必做好準備。(做硬體的廠商就不用說了，專利訴訟早就打得火熱了。)


1. NPE持續尋找沒有專利訴訟經驗的公司來起訴 

NPE在美國運作了這麼多年，每年都有上千件相關訴訟，很難想像直到去年，NPE起訴的對象中，從來沒打過專利訴訟的被告，還是比有打過專利訴訟的被告多。這表示NPE一直都在尋找沒經驗的被告，因為這對它們最有利。

2016年幾則值得注意的專利營運相關新聞

以下整理幾則2016年幾則值得注意的，與專利營運相關的新聞。這些新聞背後，有許多策略值得思考。